專利維護價值的評估方法簡介(上)

前言
一項新技術的專利布局與申請需要耗費許多時間評估,包括可專利性要件、商業化價值、市場定位與應布局的國家或區域,專利權取得經過多年之後,如果面臨無法順利進行商業化推廣卻得持續繳交逐漸增加的維護年費,多數的專利權人會設定在取得權利後一段時間採取停損式的終止維護。此作法在資源有限的狀況下的確達到即時停損的效果,然而,對於有些商品化醞釀歷程較久的領域,例如:生技醫藥產品須面對曠日廢時的臨床試驗,或是技術處於商業運用價值尚不明確的階段,僅以取得專利後的某個年限有所取捨,不僅浪費前段取得與回復權利所投入的資源,也產生專利技術成為公共財,未來無法再商業應用的風險。因此,近年來許多學術研究機構與智財管理公司積極發展相對客觀的評量標準及適當的工具,協助減少因資訊不足而終止權利的遺憾。

本文將以上、下篇簡介筆者近期參加二項活動所學習到的評估策略架構,資訊提供者包括國立成功大學臺灣智財加值營運管理中心(IMPACT)林意茵經理,以及台灣思保環球智權管理顧問股份有限公司(CPA Global Taiwan)王佳文技術總監。國立成功大學示範一種「專利維護評估機制」評估指標考量的優先順序及程序架構,而CPA Global Taiwan的專利價值評估框架則進一步建議在主要評估面向下應納入評估分析的重要影響因子。二種架構下的評估項目以及標準皆可依據機構內部可投入的資源及組織編制與人力調整為更適合機構執行的設計。評估工作是一項艱辛但永不能停歇的任務,因此,評估程序的客觀性、有效性、可行性與容易遵循度,也是規劃相關制度非常重要的考量因子。

一、國立成功大學的專利維護評估架構
國立成功大學技轉育成中心之「專利維護評估機制」是該校「專利優化機制」的一部分,於2016年起開始導入,透過外部智財管理機構的協助,由前2季小範圍試點,在同年第3與4季開始全面導入,持續運行至今。該校「專利維護評估機制」主要針對各個專利或專利家族進行4項專利價值指標的評估,包括:「V1技術可替代性」、「V2現在商業化使用可能度」、「V3未來商業化使用可能度」、「V4貨幣化紀錄」,專利維護階段之價值指標重要性考量順序為V4>V2>V3>V1,每一項指標都分別設定評量的等第及標準,依序評量各項指標,評估流程以評估決策樹呈現(如下圖)。每次收到要繳納維護費之通知,即進行一次是否要繼續維持專利權之評估程序。


(資料來源:國立成功大學技轉育成中心林意茵經理)

四項價值指標的評估重點分述如下:

V1技術可替代性:就專利內容所述之技術方案可達到的功能功效,不論優劣之情況下,評估有無具有相同相似功能功效之其它技術方案;
V2現在商業化使用可能度:就專利權利項所保護的技術方案,在評估的時間點,調查並評估現在是否已被任何第三方商業化使用;
V3未來商業化使用可能度:就本專利權利項所保護的技術方案,在評估的時間點,預測並評估未來是否有被任何第三方商業化使用的可能性;
V4貨幣化紀錄:評估專利是否已完成且仍有效或是洽談中貨幣化記錄,例如:專利授權、技術移轉、買賣讓與、作價投資等。

評估的客觀資料包括(1)專利說明書、(2)歷次審查評估表、(3)歷次維護評估表、(4)(本次)維護評估表,評估時需填寫的表單包括維護評估表技術可替代性紀錄表

透過維護評估表,可以檢視申請之專利技術是否已經有商業化的紀錄,同時也重新評估此專利是否依然立足於領先之處。以相對客觀的角度檢視,便可決定是否要繼續維護專利,或是放棄以減輕專利維護費用的壓力。

技術可替代性紀錄表,是接續上表「V1-技術可替代性」續寫的表單。此份表單不僅記錄申請當初的狀態,每次維護評估時也需要在新的時間點再次檢視,以確保能夠清楚瞭解此專利的技術強度,相較於第一次申請時,是否依舊強韌或者已有新的替代性技術出現。此份紀錄表,最重要的功能在於能否「說明相較於替代技術方案,本專利之區別技術特徵」。依據此項判斷技術的強度,決定是否要繼續維護。

文:技轉及育成中心吳萃慧、葉玉琪/圖及資料來源:國立成功大學技轉育成中心林意茵經理、台灣思保環球智權管理顧問股份有限公司王佳文技術總監

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