專利維護價值的評估方法簡介(下)

延續第829期電子報刊登之專利維護價值的評估方法簡介(上)知識產權,另一評估策略架構介紹如下:

二、CPA Global Taiwan的專利維護評估架構
台灣思保環球智權管理顧問股份有限公司(CPA Global Taiwan)王佳文技術總監於2019年12月的一場演講活動中分享了一套專利維護的評核架構(如下圖),該公司以其全球智慧財產權管理經驗建議評估的架構包括三項重要工作:(1)運用專利檢索工具進行專利重要特徵以及競爭者分析、(2)檢視技術相關的專利要件、(3)檢視技術進入市場的相關標準。評量對象可為單一專利或專利家族,亦可以一組技術領域相似的專利為對象進行評估。


(資料來源:台灣思保環球智權管理顧問股份有限公司王佳文技術總監)

一、質性評估面向


(資料來源:台灣思保環球智權管理顧問股份有限公司王佳文技術總監)

專利的取得無非是希望在後續商業化的推進產生一定的排他效力,是否可以達到預定的目標,評估者可先從以下三個質性特性評估專利的價值,隨時反思此專利具有新穎性的理由、所涵蓋的權利範圍是否足夠、潛在侵權者是誰、什麼時候可能發生侵權狀況、權利範圍中是否隱藏弱點。

  1. 潛在商業價值(Potential Commercial Value)

評斷專利的潛在商業價值時,建議從「專利權範圍(Claim Scope)」與「目標市場(Addressable Market)」的部分進行評估。

專利權範圍指的是一件專利可主張的權利範圍。它代表的不僅是此技術最主要的標的與特徵,也是一件專利所擁有的權利範圍。該公司認為在專利維護階段,專利是否存在侵權方以及是否有潛在的請求範圍缺陷是持續要評估的重點。通常權利範圍越大、能保護的範圍越廣,也比較容易提升專利的商業價值。

目標市場指的是一件專利可以應用、商業化的國家/區域。在這個評估項目上,需要特別考量此目標市場規模的大小。如果有相對適合、商業化價值較大的市場,應該往這個方向前進與繼續維護。

  1. 技術的戰略重要性(Strategic Importance of Technology)

技術戰略,指的是為了在市場中生存與發展,利用戰略來協助技術在市場中取得排他權效果的目標。專利技術可以擁有一個以上的專利作為保護,單一專利布局與多重的保護網,對於技術的戰力強度而言是非常不同的。以下有三個重點可以供參考與檢視。

  • 戰略領域(Strategic Area):這點需要考量的是此專利技術屬於「關鍵技術」還是「戰略技術」。關鍵技術意指此技術為最重要的技術,甚至攸關一家公司的發展或者是產業的變革。戰略技術則是類似「護衛類型」的技術,為第二層的技術保護。有時甚至是為了混淆對手而創造出來的專利技術。
  • 產業採用度(Industry Adoption):這點考慮的是一個技術未來是否為商業化使用?如果可以,代表此技術有潛在價值;如果不行,就得考慮是要繼續維護。
  • 未來投資(Future Investment):公司或機構未來會投資在此項專利技術嗎?如果會,代表此技術備受重視;如果沒有投資的規劃,即要採取適當的處置,包括讓與、授權或終止維護等。
  1. 潛在弱點(Potential Vulnerabilities)

所評估的專利有潛在弱點嗎?那些弱點可能出現在哪裡呢?有時候新技術的產生,可以解決當時的問題,但隨著時間的流逝與大環境的變化,原本以為完美的專利,也可能會出現弱點。

評估潛在弱點可以從三個面向加以考慮。首先,公司或機構要建立偵測侵權可能性的能力(ability to detect infringement),也就是要評估是否有可能被提出侵權告訴。

被控侵權者的專利權範圍或組合涵蓋的樣態不夠周全,強度不足,在實施自己的專利進行商品化時,不自覺地侵害了其他人的專利權,因此被控侵權。

這項評估可以透過專利檢索工具,在專利布局前進行後引證分析(backward citation),也就是專利布局當時的競爭者以及技術定位分析;布局後不定期進行前引證(forward citation)分析,隨時掌握競爭者的技術發展動態與進行技術再定位的工作。

其次,需要考量的是所評估的專利技術是否已出現設計替代方案(design alternatives)。如果有許多雷同、類似的專利技術產生,是否會降低本身專利的「不可替代性」。如果專利本身可被替代的程度很高,那麼就沒有繼續維護的必要。

最後,要評估先前技術(prior arts)於市場上是否對所評估專利造成挑戰。雖然創造出新穎獨特且不可替代的專利技術是目標,但如果所評估專利無法完整或明確實現這個專利所設定的目標,這個專利技術也就不能說是一個實用的好技術了。

二、將質性特徵分級產生量性評估結果
當一個公司或機構因資源限制必須汰蕪存菁現有專利資產時,各項專利間的比較因子便需要發展出一套相對客觀的分級系統。

CPA Global Taiwan建議運用前述的質性分析特徵分級專利資產(如下示意圖左側紅框),各項特徵的分級必須要經過客觀分析研究及機構內部利益攸關者的充分討論,依據所屬領域的特性,訂出各項特徵之級別,同時參考相關技術類別布局狀況(如下示意圖右側橘框),歸納出一套具有共識的評估系統,藉以產生可以統計比較的「量性」評估結果,協助規劃終止維護的優先順序,避免產生紛爭,也可同時評估機構內資產的現存價值。


點此放大圖片,資料來源:台灣思保環球智權管理顧問股份有限公司王佳文技術總監)

結語
如同前言所提到的,專利資產價值評估是一項艱辛但永不能停歇的任務,建立一套客觀性、有效性、可實施性且容易遵循的評估系統,有助於將艱難的評估任務常規化,也能協助讓機構內的專利資產與資源常保活水狀態。

文:技轉及育成中心吳萃慧、葉玉琪/ 圖及資料來源:國立成功大學技轉育成中心林意茵經理、台灣思保環球智權管理顧問股份有限公司王佳文技術總監

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